金石智权导读:复杂的专利诉讼,往往涉及很多专利和产品,周期很长,还交织着反诉、无效等程序。应对如此复杂的专利诉讼,确实需要丰富的经验和合理的策略。今天文章的作者是Akamai公司的副法务总监,以及美国知名律所WilmerHale的两位律师。作者在本文介绍了从商业的角度管理复杂的专利诉讼的策略,对内部律师和外部律师的工作都提出了建议,包括如何实现缩减案件、减少Discovery范围,最终赢得诉讼,而且将成本控制在预算范围内。作者不仅介绍了很多具体的经验,还以自己处理的案件来举例说明,也许只有这样的作者组合,才能写出这样具有实务价值的文章。我初步有2点感触:1.制定诉讼策略:讲好一个简单的故事。越是复杂的案件,越是需要一个简单的策略。美国专利诉讼是要讲一个陪审团可以听懂的故事,而中国专利诉讼也要讲一个法官能听懂,能听的进去的故事,即影响法官心证的故事。诉讼中,所有的证据、专家意见等,以及实体和程序的抗辩都要配合讲好这个故事。作者举了一个例子,在其经办的一个涉及12件专利的诉讼中,被告的策略是:本案其实不是被告侵犯原告的专利权,而是原告窃取被告的商业秘密并从中获利。最终,被告赢得了诉讼。这可真是一个精彩的故事。但是,为了讲好这个故事,我相信被告方一定精心安排了各种证据,并把握诉讼节奏,一点一点把这个故事讲给法官和陪审团听,最后,让陪审团有一种真相大白的感觉。我都能想象被告赢得这个诉讼是多么有成就感。2.反制对方:抓住对方漏洞,综合利用各种手段要相信,对方提起这么大规模的诉讼,其准备也是不充分的,而且,原告的举证责任更重,他要考虑的事情太多,难免有疏忽之处。被告可以抓住原告疏忽的地方,重点发力。此外,要综合运用无效对方专利、提起侵权反诉、反垄断之诉等多种手段,来反制对方。作者又举了一个他处理的案例,该案中被告将重点放在损害赔偿的证据规则上,而这一点上,原告提起诉讼时,显然没有研究的那么深入。最终法院判决没有侵权损害,实际上还是被告赢得了诉讼。中国专利诉讼也有愈演愈烈之势,相信未来大家也会历经鏖战,百战成钢。在捍卫复杂专利诉讼时应考虑的六个步骤对涉及多项主张专利和被控产品的复杂专利案件进行辩护可能是不可预测的,昂贵且难以控制的。大型专利案件可能需要数年时间才能进入审判阶段,可能会使数十亿美元的被控收入暴露出来,并且可能需要花费数百万美元来提起诉讼。对涉及多项主张专利和被控产品的复杂专利案件进行辩护可能是不可预测的,昂贵且难以控制的。大型专利案件可能需要数年时间才能进入审判阶段,可能会使数十亿美元的被控收入暴露出来,并且可能需要花费数百万美元来提起诉讼。运行复杂的专利案件类似于管理与多个利益相关者的业务,以及一个不断试图打败你的积极对手。本文讨论了以更加商业化的方式管理复杂的专利诉讼的策略-从内部和外部顾问的角度来看-以简化案例,缩小发现并推动赢得所有-同时保持在预算范围内。1.在案例早期制定案件主题专利案件-特别是大型复杂案件-往往是根据提交给陪审团的审判叙述而获胜和失败的。当许多专利和产品存在争议时,必须讲述评委会理解的简单主题故事。首先是开发案例主题-一个容易理解的中心信息,陪审团可以用来评估证据并确定哪一方处于“正确”。在案件的早期开发案例主题至关重要:它使客户和律师在案例策略,允许律师开发证据以支持总体故事,设定客户期望,在发现早期识别事实和专家证人,并形成实际案例预算的基础,该预算适用于实际需要的总体战略和任务。赢得审判。例如,在最近涉及一家大型汽车公司的12件专利案中,一些作者在案件的早期就制定了一个主题:案件并不是关于被告是否侵权,而是关于专利权人是否将被告的商业秘密窃取到从别人的创新中获利。被告使用这一主题来塑造整个案件,开发事实和专家证据以支持主题,识别证人讲述故事,并通过专注于推动主题的发现来管理预算。陪审团不仅发现被告没有侵犯任何所声称的专利,而且还发现专利权人窃取了被告的商业秘密。在案例早期制定有效主题:向客户和审判团队阐明一个简单的总体案例主题;在案件的早期与相关证人会面,以确定可以在审判期间提出主题的公司面子证人;产生支持案例主题的发现-即使对方没有要求它;并随着案件的发展起草并定期更新案例主题备忘录。2.控制证据发现程序大型专利案件中的证据发现程序很快就会成本过高。考虑以下策略来